觀點申請商標注意事項

創業過程篳路藍縷，筆者依照「選定商標註冊領域」、「設計商標」、「使用商標」的流程，整理創業過程所需準備的商標申請注意事項給創業者參考。

選定商標註冊領域

首先，創業者需確認的是面對消費者所提供的「商品或服務」範圍，由於「商品或服務」範圍涉及消費者對於流行文化的認識，會隨著時間增加，智慧局每年幾乎都會更新一版「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」，供創業者就「商品或服務」的關鍵字進行瀏覽和檢索。每年更新的「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」版本，是參照世界智慧財產組織（World Intellectual Property Organization）商品與服務國際「尼斯」分類的原則，創業者有國際商標布局或是品項翻譯需求時，可以將「尼斯」分類與國內分類品項彼此對照參酌。

需特別注意的是，要註冊的「商品或服務」應盡量具體明確，如果沒有完全相同的品項名稱(例如「臭臭鍋」)，則可用近似或上位的名稱(例如「火鍋」)，避免以太過概括的行業別或跨領域概括名稱提出申請。

設計商標

創業者需就商標設計「文字」、「圖案」或其組合，依照創意程度高低依序為「獨創性」、「任意性」、「暗示性」商標，商標審查實務以「獨創性」商標(例如:google)最具有先天識別性，容易取得商標。「圖案」若是自行設計的話，只要不是簡單的幾何圖形拼湊，則撞圖機率較低，這也相對容易通過審查員的審查。即便是自行設計商標，這部分還是建議參考智慧局的商標檢索網頁，是否有近似的商標存續在前，或是申請遭駁回，這可以避免時間(例如商標定案後的行銷佈局規劃)和金錢(例如規費、專業代理人服務費)的花費。除此之外，設計商標需注意的尚有兩點：

1.權利歸屬：商標設計無論是以文字或圖形作為商標，只要具有原創性就可能受著作權保護，包括委託其他設計公司或設計師個人進行設計，比較離譜的情況是把周遭朋友或競爭者的作品拿來申請商標，就需注意商標設計成果的權利歸屬。在這種情況下申請商標，應取得書面著作權授權證明會比較沒有後續糾紛。倘若將來要做跨國行銷，勢必須要更周全的國際商標布局，此時的權力歸屬狀態就會非常重要。

2.後天識別性：創業者若是設計出不具先天識別性的商標，雖然剛開始會導致無法取得商標保護。不過，這一點對於其他競爭者也是差不多的情境，暫時不用擔心商標搶註的問題，在經過創業者長時間或高額行銷費用使用更多傳播工具讓消費者累積認識自家品牌商標識別度，就會有個案核准商標的可能性。

智慧局審查員可以接受的證據有(1)商標的使用方式、時間長短及同業使用情形；(2)銷售量、營業額與市場占有率；(3)廣告量、廣告費用、促銷活動的資料；(4)銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所的範圍；(5)各國註冊的證明；(6)市場調查報告。雖然這些商標使用證據資料的取得所費不貲，不過前述證據資料除了建構智慧局審查員對於該商標後天識別性的認識之外，同時能作為認定該商標是否為著名商標的資料使用，對於創業者鞏固自有品牌的市場地位有所幫助。

使用商標

最後強調的是，註冊商標選定商品或服務後，創業者實際使用商標與實際註冊內容是否有所落差，由於商標法要求商標權人無正當理由，經過三年未依照註冊商標內容使用於選定商品或服務的時候，會構成廢止商標的事由。舉例來說，創業者雖然有使用商標，但實際使用商標的方式與商標註冊內容差異過大，創業者誤以為有使用，但會無法符合商標實務所要求的「同一性」，創業者即使取得商標後使用，後續也仍會發生廢止事由。

值得一提的是，商標註冊有個「聲明不專用」制度，「不具識別性的文字包括指定商品或服務相關特性的說明、通用名稱及其他不具識別性的文字，當商標圖樣包含前述文字有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用」。創業者取得商標的過程中，如果有些文字會造成商標權保護範圍解讀不明確，智慧局審查員會要求創業者就特定文字聲明不專用，但即使聲明不專用，只要是該文字仍是作為商標整體之一部分，創業者於使用商標時，依然需要保留已聲明不專用的文字作為使用商標的方式。

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●本文作者：許家華 樸泰國際法律事務所／合署律師

現為臺灣創業合作發展計畫創業顧問，專長為智財專利、商標註冊、技術研發／合作、商業模式。

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